Sentencia del Tribunal Supremo sobre la marca de un término genérico

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Las marcas comerciales siempre han sido una parte importante de los negocios y el marketing. Las marcas con términos genéricos registradas le dan el derecho exclusivo de usar un nombre o término específico, y en el pasado, ese derecho estaba reservado para nombres únicos. Los términos que se utilizaban más ampliamente en el lenguaje cotidiano no podían ser objeto de una marca registrada. No obstante, el mes pasado, el Tribunal Supremo dictó una decisión histórica en el caso de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos contra Booking.com. Siga leyendo para saber más sobre esta decisión y cómo podría afectar a su capacidad para crear una marca comercial para su sitio.

La decisión sobre las marcas con términos genéricos

El 30 de junio de 2020, El tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que un término genérico con “.com” al final de la misma es susceptible de ser registrada. Esta decisión se centró en una demanda que trataba de Booking.com, un popular sitio web de reservas hoteleras. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos se negó a conceder una marca a Booking.com y el asunto llegó a los tribunales.

Como discutiremos en un momento, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. no permite marcas comerciales en términos genéricos; sin embargo, Booking.com argumentó que los simples nombres de empresas no son términos genéricos. Esta decisión produjo un cambio importante en la forma en que los Estados Unidos consideran los términos aptos para las marcas.

¿Cómo cayeron los votos?

El caso se decidió por una mayoría de 8 a 1, con la Jueza Ruth Bader Ginsburg escribiendo la opinión mayoritaria. El único juez disidente fue el juez Stephen G. Breyer.

La USPTO se basó en gran medida en un suceso similar que se presentó ante el tribunal en 1888, Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. contra Goodyear Rubber Company. En ese caso, la Corte Suprema dictaminó que la adición de la palabra “empresa” al final de un término genérico no la hacía susceptible de ser registrada. Así que no se podía, por ejemplo, registrar la marca “Shoe Company”.

Marcas con términos genéricos

Por regla general, los términos generales no son susceptibles de ser registrados como marcas. Por ejemplo, una empresa no puede ser propietaria de los derechos de uso de la palabra “tejido”. “Kleenex” es una marca registrada, y ninguna otra empresa de tejidos puede utilizar ese término; no obstante, otras empresas pueden seguir anunciando sus productos como tejidos porque el término no puede ser registrado.

Este tipo de restricción de las marcas comerciales tiene por objeto igualar el terreno de juego en la competencia de la industria. ¿Es más probable que usted compre un producto anunciado como un tejido o uno que se comercializa como una “toallita para el flujo nasal”? Los términos genéricos de las marcas también imponen enormes límites al lenguaje que los creadores de contenidos de los medios de comunicación podrían utilizar en su trabajo.

¿Por qué los nombres de los sitios web no son marcas con términos genéricos?

El juez Ginsburg y los otros siete jueces de la mayoría argumentaron que los nombres de dominio de los sitios web no son intrínsecamente marcas con términos genéricos. Debido a que sólo puede haber uno de cada nombre de dominio web, el término no es genérico. Incluso si mil compañías venden tejidos, sólo puede haber un “tissue.com”, lo que hace que ese sitio web sea único en sí mismo.

La decisión de la mayoría también sostuvo que los nombres de empresas simples se diferencian de la versión genérica de esos términos. Se diría que Hotels.com es un sitio web de reservas, no un sitio web de Booking.com. La simple adición de “.com” crea un término de identificación único. 

La disidencia

El juez Breyer, el juez disidente, consideró que permitir que los sitios web marquen los términos genéricos con “.com” al final de los mismos crearía una pendiente resbaladiza que debilitaría el propósito original de crear marcas. Las marcas comerciales están diseñadas para proteger la propiedad intelectual y los derechos de marca de una empresa. Sin embargo, no están destinadas a permitir que una empresa expulse a todos los competidores del negocio mediante la creación de una marca registrada de cualquier término relacionado con su industria. 

El juez Breyer argumentó en su disensión que existen ventajas competitivas al tener nombres de marca cortos y genéricos que son fáciles de localizar en Internet. A su juicio, permitir que las empresas registren esas cláusulas podría darles una ventaja competitiva injusta. Esto podría dañar el mercado y conducir a situaciones de mayor monopolio.

Repercusiones de la Decisión

El Juez Breyer puede haber tenido un punto en su desacuerdo, no se puede argumentar que esto transformará la forma en que pensamos sobre las marcas. En el pasado, los nombres de las marcas registradas podían tener que ser únicos. Aunque Kleenex es ahora sinónimo de tejidos en nuestra cultura, Kleenex es un nombre original, mientras que tejido no lo es.

Pero con esta decisión judicial, todo lo que una empresa tendrá que demostrar para obtener una marca registrada es que su nombre de marca es ampliamente reconocido como único. Si usted fundara la Compañía de Zapatos y desarrollara el negocio para ser una compañía de la lista Fortune 500, podría registrar el nombre de su compañía. Y gracias a esta decisión, cualquier URL de un sitio web puede ser susceptible de ser registrada debido a que todas son únicas.

¿Por qué debería obtener una marca comercial?

Así que si tiene un  sitio web, ¿por qué no conseguir una marca registrada para él? Esto le ayuda a acaparar su lugar específico en la industria. Si usted establece un negocio exitoso llamado Shoe Company, usted no quiere que un competidor aproveche su éxito de mercadeo para desviar la atención a su negocio, The Shoe Company, Inc. 

Solicitar una marca comercial es un proceso bastante sencillo. La mayoría de las personas pueden completar una solicitud de marca comercial en línea en menos de una hora y media. Usted querrá revisar la base de datos de marcas comerciales antes de comenzar su solicitud, y es una buena idea contratar a un abogado de marcas comerciales con experiencia para que lo ayude a navegar el proceso.

Aprenda a hacer una marca comercial

La decisión de la Corte Suprema en el caso Booking.com cambiará para siempre la forma en que las empresas creen una marca. Con esta decisión, casi todas las URL serán elegibles para la marca registrada, y podemos ver un cambio en las tácticas de marketing online. Si tiene una página web que quiere registrar, aproveche esta nueva decisión y presente una solicitud. 

Si desea obtener ayuda con el proceso de solicitud de marca, póngase en contacto con nosotros en Boyer Law Firm, P.L. En este mundo tan competitivo, tenemos su negocio cubierto. Contáctenos hoy para una evaluación de su caso para empezar a conseguir la protección que su empresa necesita.